注冊商標權與企業名稱權是兩類平行的知識產權概念，并不產生沖突。但當商標在經營領域中取得知名度后，他人將商標名稱登記在企業名稱中并突出使用，且使社會公眾對商品和服務的來源產生混淆時，這樣的行為即構成商標侵權及不正當競爭。本文將結合案例介紹當前司法實踐和工商行政管理實務各自對此類“搭便車”行為的規制措施。

【案例介紹】

原告星源公司是一家在美國注冊成立的公司，以公司經營和特許經營方式在全世界范圍從事咖啡零售業務。原告將“STARBUCKS”文字標識、“STARBUCKS”文字及圖形標識分別于1996年和1997年在第42類(提供食物和飲料服務;臨時住宿)和第30類(咖啡、茶、面包、調味佐料等)在進行了商標注冊。原告又于2000年2月將“星巴克”文字標識在第42類、30類進行了商標注冊。

1999年，原告在大陸內一家星巴克連鎖店在北京開業，并開始在宣傳材料中使用上述文字圖形標識。被告北京星巴克咖啡館有限公司于1999年10月20日獲得企業名稱預先核準，并于2000年3月9日成立。被告隨后在其經營場所及經營活動中除使用了企業名稱外，還使用了“北京星巴克咖啡館有限公司”文字與三顆五角星共同構成的綠色圓形標識、“星巴克特色咖啡Starbuck Coffee”文字標識等各類標識。

原告稱，被告在知道上述商標具有極高馳名度的情況下，仍將“星巴克”商標作為企業名稱中的字號，并將該字號突出使用在其咖啡館內的多種物品上，其行為具有明顯搭便車的故意，足以引起相關公眾誤認為被告與作為“STARBUCKS”商標權人的原告存在某種聯系或誤解為同一市場主體，使他人對商品和服務的來源產生混淆，構成對原告上述商標權利的侵害，也構成不正當競爭行為。故訴請：1.確認星源公司注冊的“STARBUCKS”等6個商標為馳名商標;2.判令被告立即停止侵犯上述注冊商標專用權和對原告的不正當競爭;3.確認被告在企業名稱中使用“星巴克”字樣構成對原告“星巴克”馳名商標的侵權;4.判令被告停止使用所有與“STARBUCKS”等6個商標相同或近似的圖形、標識，并停止使用含有“星巴克”字樣的企業名稱;5.沒收和銷毀被告現有的侵權物品;6.判令被告公開向原告賠禮道歉、消除影響，在《解放日報》、《新民晚報》上刊登致歉聲明;7.判令被告賠償原告經濟損失人民幣50萬元;8.判令被告支付原告合理支出費用和律師費共計人民幣56萬元。

【裁判】

法院認為：原告注冊的商標無論使用還是權利取得的時間，均早于被告。被告明知其對“星巴克”文字不享有合法民事權益，卻將“星巴克”文字作為企業名稱中的字號進行登記，具有明顯的主觀惡意。被告使用的“Starbucks”英文文字、“咖啡杯”圖案與原告的注冊商標近似，且使用范圍與原告商標核定的使用范圍相同，因此被告的行為構成商標侵權及不正當競爭。

法院據此判決：

一、被告停止侵犯原告星源公司享有的“STARBUCKS”、“星巴克”馳名商標(均為第42類)專用權;停止侵犯原告星源公司享有的“STARBUCKS”商標、“星巴克”商標和“STARBUCKS”文字及圖形商標專用權。

二、被告停止對原告的不正當競爭行為。

三、被告應于本判決生效之日起三十日內變更企業名稱，變更后的企業名稱中不得包含“星巴克”文字。

四、被告應于本判決生效之日起十日內賠償原告經濟損失人民幣500,000元。

五、被告應于本判決生效之日起三十日內，在《新民晚報》上刊登聲明，向原告賠禮道歉，消除影響(內容需經本院審核)。

六、對原告的其余訴訟請求不予支持。

一審判決后，被告提出上訴。二審判決駁回上訴，維持原判。

【評析】

一、本案涉及的爭議焦點：

1、馳名商標的認定

過去我國在馳名商標的認定上主要是單一的行政認定體制，具體是由工商行政管理部門對馳名商標進行認定。2001年、2002年最高院先后出臺了《關于審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，確立了法院可以在個案中對馳名商標進行認定的原則。

法院認定馳名商標必須是在注冊商標需要跨類保護時才予以認定。如果商標權人基于普通商標專用權可以得到保護的，則法院無需認定。換言之，只有當其它類別的權利影響到了注冊商標的權利且構成不正當競爭時，法院才有認定的必要。

另外當事人不能將認定馳名商標作為一項訴訟請求提出，而只能將是否為馳名商標作為一個事實向法院提出，由法院來進行確認。所以在本案中，判決主文里對涉案商標是否為馳名商標并不闡述，只在事實部分進行確認。

因本案屬于跨類保護，所以需要對商標是否為馳名商標進行認定。法院最終根據商標法規定，認定原告的商標為馳名商標。

2、是否構成侵權及不正當競爭

(1)被告將“星巴克”登記為企業字號是否具有主觀惡意

本案中原告商標注冊在前，被告名稱登記在后，且被告是原告的同業經營者，應當知道原告商標的知名度。另外2003年8月1日《解放日報》曾報道，北京星巴克總經理茆先生在接受該報采訪時承認，因覺得美國星巴克公司開了4,000多家店、“星巴克”牌子好，為此在北京對“星巴克”進行了搶注。可見，被告登記其企業名稱前已知曉“STARBUCKS”或“星巴克”商標。然而庭審中，被告對其企業名稱的注冊卻作了另外的解釋：該公司董事長觀看了影片《獅子王》后，非常喜愛影片中的主人公辛巴，并對辛巴坐在繁星密布的夜空下的景象印象深刻，就此萌生創意，遂將“辛巴”改為“星巴”，兼之考慮到做生意要克制對手，故加“克”字組合成“星巴克”文字。被告的創意解釋顯然十分牽強，難以令人相信被告對“星巴克”文字的使用只是出于創意上的巧合，同時也與其先前自認“搶注”的陳述產生矛盾，故法院認定被告將“星巴克”文字作為企業名稱中的字號進行登記具有主觀惡意。

(2)被告在經營過程中使用相關文字標識的行為存在不正當性：

A、被告對“星巴克”文字存在突出使用的情況。雖然“星巴克”是被告企業名稱的組成部分，但被告在明知“星巴克”商標的情況，對其進行突出使用，“搭便車”的故意十分明顯，構成不正當競爭;

B、被告使用“Starbuck”具有明顯故意。“星巴克”三字作為被告企業名稱，被告對其使用尚有一定合理性。但被告使用“Starbuck”標識顯然具有主觀故意，侵犯了原告的商標權;

C、此外被告還使用了“北京星巴克咖啡館”文字及兩顆五角星的綠色圓形圖形標識、“星巴克咖啡館”文字標識、“星巴克特色咖啡Starbuck Coffee”文字標識、“星巴克特色”文字標識等。這些標識均與原告的注冊商標構成了近似，且應用領域亦相同，構成商標侵權。

3、關于賠償數額

《商標法》第五十六條一、二款規定：“侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予50萬元以下的賠償。”《反不正當競爭法》第二十條一款規定：“經營者違反本法規定，給被侵害的經營者造成損害的，應當承擔損害賠償責任，被侵害的經營者的損失難以計算的，賠償額為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利潤;并應當承擔被侵害的經營者因調查該經營者侵害其合法權益的不正當競爭行為所支付的合理費用。”

本案中原告主張的利潤損失系按侵權人(即被告)的利潤所得計算的，不過最終并未獲得法院的支持。目前司法實踐中法院對于被侵權人的損失數額和侵權人獲得的利益數額均很少認定，而是根據具體案情酌定賠償金額。此類案件北京地區司法實踐的賠償金額一般不超過50萬元，且已包含了律師費、公證費等實現債權的費用。

二、法院判決的執行

本案中法院判決被告應在30日內變更企業名稱，后被告到期未主動履行該項義務，該案即進入執行階段。在執行過程中，對于企業名稱的變更，不僅要求被執行人親自到工商部門辦理更名手續，而且選擇新的企業名稱，除需要被執行人確認外，還須經工商部門重新審核后方能批準。同時，企業名稱變更還涉及到稅務、消防、衛生等方方面面，手續繁雜，沒有被執行人的主動配合，法院也不能直接替代被執行人強制履行變更手續。最后執行法官采取凍結、扣劃被執行人名下的銀行帳戶等強制措施，對被執行人施加壓力，才使被執行人主動向工商部門辦理了企業名稱的變更手續。

由此引申的問題是，如被告不主動履行該項判決義務時，工商部門如何配合法院的執行部門處理名稱變更事宜，目前尚無規定。據悉，近期最高院將會同國家工商總局共同發文，此類問題可望得到解決。

三、類似的境外案例

2007年1月12日，韓國大法院對星巴克公司訴韓國Elpraya公司侵害“星巴克”商標權一案作出終審判決，決定維持二審判決，認定兩家企業的商標從名稱到外觀均不相同，Elpraya公司不存在侵權行為。

這一事件要追溯到三年前。2003年12月，星巴克公司向韓國專利裁判院提出申訴，稱Elpraya公司使用的starpreya商標名稱及圖案與“星巴克”(starbucks)商標非常接近，Elpraya公司意在借用“星巴克”的知名度進行不當競爭，要求取消該公司的商標注冊。這一要求遭到拒絕，星巴克公司隨即向專利法院提起訴訟。

2005年3月，韓國專利法院作出二審判決，認為兩個商標名稱中的“star”只是一般用詞，不足以作為區別于其他商標的關鍵部分;星巴克商標中用的是美人魚圖案，而starpreya商標中用的是女神的右側臉部圖案，兩個商標明顯不同。因而法院認定Elpraya公司不存在侵權行為，駁回了原告的起訴。星巴克公司繼而向大法院提出上訴。

大法院經審理認為，根據星巴克公司在韓國使用starbucks商標進行經營活動的時間，刊登廣告的方法、次數等情況，到starpreya商標注冊之前，不能確認星巴克在韓國已成為知名商標。兩個商標雖然均是以綠色為主色的圓型，文字和圖案位置相同，但內容有明顯差異，不能認定是相似商標。大法院最終裁定維持二審判決，星巴克公司敗訴。

在韓國審理的這起案件幾乎與北京星巴克案件同時審理，且案情近似，不過判決結果卻大相徑庭。當然各國司法制度各異，且每起案件依據的事實都不同，所以不能進行簡單對比。

四、馳名商標與企業名稱權利沖突時的行政救濟程序

當出現馳名商標權與企業名稱權出現沖突時，商標權人除通過司法途徑主張權利外，還可向工商行政管理部門申請要求處理企業名稱爭議。2006年12月5日，北京市工商行政管理局發布了《企業名稱爭議處理暫行辦法》(以下簡稱“辦法”)。《辦法》規定，申請人認為已經登記注冊的企業名稱在使用過程中，以突出使用字號或其他方式與申請人的名稱或馳名商標、北京市著名商標等高知名度商標構成混淆，致使公眾對商品或者服務的來源產生誤解，或者損害申請人合法權益，可以向企業名稱爭議處理機關申請處理企業名稱爭議。

1、申請的受理機關

《辦法》規定，北京市工商行政管理局和區縣工商分局負責各自核準的企業名稱爭議的處理工作。

2、申請需提交的材料

申請人需提交申請書、申請人身份證明和證明侵權的材料。證明侵權的材料一般包括：

(1)證明申請人的字號或者商標具有較高知名度或者聲譽的材料;

(2)證明被申請人在使用其名稱過程中，以突出使用字號或其他方式與申請人名稱或高知名度商標構成混淆，致使公眾對商品或服務的來源產生誤解的材料;

(3)證明申請人的合法權益因此受到損害的材料。

3、處理決定的作出

工商機關一般應在受理申請之日起6個月內作出處理決定：

(1)駁回申請;

(2)維持被申請人的企業名稱并責令被申請人規范使用企業名稱的;

此類情況是指被申請人突出使用字號等不規范行為與申請人商標雖已構成混淆，但只要恢復對企業名稱的規范使用即可消除公眾誤解或損害的，此時無需作出企業名稱變更的決定。

(3)責令被申請人辦理企業名稱變更登記。

4、不服處理決定的救濟措施

(1)當事人對處理決定不服的，可以申請行政復議或者提起行政訴訟。

(2)申請人如對處理決定不認可的，除采用上述一種救濟方式外，還可直接以商標侵權或不正當競爭為由向法院提起民事訴訟。

當然，如工商部門在處理決定中作出了對申請人不利的決定，法院在民事裁判中卻又支持了申請的訴請，即當行政決定與司法判決不一致時，法院的生效法律文書能否在工商部門得到順利執行，目前尚無規定。

5、處理決定的執行

當工商機關作出責令被申請人限期辦理企業名稱變更登記的決定后，被申請人如拒不辦理的，工商機關有權按以下方式處理：

(1)扣繳被申請人的營業執照，加蓋“該企業名稱已責令限期變更”章;

(2)被申請人或其分支機構以原名稱向登記機關申請辦理名稱變更以外的其他工商登記的，登記機關不予受理;

(3)被申請人申報企業年檢的，登記機關不予加蓋年檢戳記。

【結語】

當出現馳名商標與企業名稱權利沖突時，商標權人可以選擇采用民事司法救濟和行政救濟兩種模式。行政救濟程序的優點在于執行的便捷，但不能處理民事賠償，而民事司法救濟程序卻可以在判決更名的同時審理民事賠償。

對馳名商標權人而言，究竟是采用民事司法程序還是采用行政程序救濟自己的權利更為有利呢，殊無定論。筆者認為，應根據具體案情綜合評估再行決定救濟程序的選擇和采用順序。

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